聽中企講述赴美應對專利訴訟勝訴心得

編者按：隨着我國經濟的高速發展，企業科技創新和產業轉型加速升級，“中國製造”不斷向“中國智造”過渡，越來越多中國企業也遭遇到外國企業針對專利權發起的訴訟。特別是近年來，出現了多起國外企業向中國企業發起知識產權侵權訴訟，多家國內領先的科技企業均遭遇國際專利訴訟的衝擊，其中亦包括隆基股份、安泰科技等A股上市公司。

從市場表現來看，相關主體遭遇到國際專利起訴後，均引發了二級市場較大波動。在此過程中，相關涉訴主體如何積極並有效應對以維護企業自身知識產權合法權益，是擺在眾多國內科技企業面前現實的挑戰。回顧國內科技企業應對國際專利訴訟，亦不乏有“完勝”的經典案例，立足於當下國際專利訴訟頻頻發生的背景下，覆盤這些“完勝” 案例並從中汲取經驗，則有了更多的現實意義。

【環球網財經記者 田剛】今年3月5日，國務院總理李克強在政府工作報告中提出，深入實施創新驅動發展戰略，鞏固壯大實體經濟根基；推進科技創新，促進產業優化升級，突破供給約束堵點，依靠創新提高發展質量。並具體提到，強化企業創新主體地位，持續推進關鍵核心技術攻關，深化產學研用結合，加強知識產權保護和運用等。

在中國企業持續提升科技創新能力、越來越多參與到國際競爭的同時，近年來部分中企收到國外企業在境外發起的、針對專利侵權方向的起訴，給相關涉訴企業帶來了不小的困擾。為此，環球網記者採訪了曾創造出中美知識產權訴訟完勝第一案，且在長達六年時間裏連續打贏了美國政府準司法機構和兩家美國500強企業“洋官司”的江蘇通領科技有限公司董事長陳伍勝，以及國政法大學國際法學院教師李大朋、金誠同達律師事務所合夥人陳穎等多位知識產權保護領域資深專家學者，共同探討中企應對國外專利權訴訟過程中的經驗和建議。

完勝：回顧中美知識產權訴訟完勝第一案

2004年，江蘇通領科技有限公司（以下簡稱“通領科技”）自主研發專利的GFCI接地故障斷路器產品遠銷美國和加拿大等北美地區，深受消費者的青睞，銷售迅速發展美國38個州的高端市場；但這也觸動了同行競爭對手的奶酪，北美地區GFCI最大的生產商美國萊伏頓公司為了保住其市場份額，以侵犯其專利為由，在四個不同州的美國聯邦地方法院起訴通領科技的四家美國經銷商。

在此過程中，通領科技憑藉自主創新實力獲得了完勝的“馬克曼命令”（記者注：馬克曼命令是審理專利侵權糾紛的美國法官解釋專利權利要求、確定其保護範圍的司法裁決，對侵權判決的結果有決定性作用；在馬克曼程序中敗訴的當事人不能獨立於侵權裁決而對這個司法命令提起上訴）、連續打贏了所有專利訴訟官司，並起訴美國國際貿易委員的錯誤裁決，撤銷美國總統奧巴馬簽署的海關有限禁止令，創造了中美知識產權訴訟官司海外維權“五連勝”的經典案例。但這一過程卻並不輕鬆，經過多輪的較量和博弈。

第一回合（2004年4月16日*—2006年5月23**日）：*在收到涉訴信息之後，通領科技董事長陳伍勝一行三人前往美國，選擇了美瑞律師事務所知識產權部夏廷康律師團隊作為官司訴訟代理，通過向美國新墨西哥州聯邦法院遞交詳實的技術論證，並向布朗寧法詳細論述同類產品核心技術根本性不同的依據，最終説服了法官完全採納了通領科技的解釋和結論，作出了對通領科技有利的、不可撤銷的“馬克曼命令”。這也是中國企業在美國專利訴訟官司中第一個獲得了全勝的“馬克曼命令”，當時《人民日報》刊登了評論員文章：“打破了中美知識產權訴訟官司史上中國企業從未完勝的局面”。

第二回合（2005年3月18日*—2007年7月10**日）：*在前次起訴中未能獲利的美國萊伏頓公司並未就此放棄，2005年3月，美國萊伏頓公司在美國新墨西哥州聯邦法院又起訴通領科技侵犯了其766號專利；但布朗寧法官又一次同意通領科技提出證據，駁回了萊伏頓的訴訟請求。這是通領科技第二次獲得全勝的“馬克曼命令”，同時也是中國企業第一例在美國專利侵權訴訟中被判定為“完全不侵權”，被中外媒體稱之為“中美知識產權訴訟中方完勝第一案”。

第三回合（2007年8月16日*—2009年5月8**日）：*2007年8月距通領公司勝訴僅36天時間，萊伏頓的行業同盟美國帕西&西姆公司又以莫須有的專利侵權為由，向美國貿易委員會提交了337調查請求，同時向美國紐約聯邦分區法院提交了訴狀，狀告通領公司生產的接地故障斷路器（GFCI）侵犯其擁有的三項專利；同時被告的還有國內其他製造GFCI的公司，包括上海美好電器有限公司、上海ELE電氣有限公司、浙江三蒙電氣有限公司等數家中國公司。

2009年3月，美國國際貿易委員會（ITC）完全不許通領科技的非侵權辯護，就起訴方訴中國企業生產的接地故障斷路器（GFCI）產品侵犯其專利進行的337調查，隨後做出終裁決定，並頒發了由奧巴馬總統簽署的海關有限排除令，禁止涉案的中國企業向美國出口GFCI產品。

337調查是指ITC根據美國《1930年關税法》第337節及相關修正案進行的調查，禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產品中的任何不公平貿易行為。337調查案件的特點之一是殺傷力大，一旦敗訴，不但被調查的企業要失去美國市場，出口同類產品的其他企業也可能受到牽連，全部禁入美國市場。

隨着中國經濟快速發展和中國企業競爭力的提升，中國企業已成為337調查案的主要被調查對象，針對中國企業的337調查案件呈逐年增長趨勢。根據統計， ITC在2017年全球總共立案59項，其中涉及中國企業24項、佔比41%；而從歷史案件結果統計來看，國外企業上訴美國ITC勝訴的概率只有不到3%。

儘管上訴的成功概率很低，且還需要繳納高達400萬美金的準備金，但通領科技通過與律師團隊全面分析與討論，仍然作出了“再搏一次”的決策，如通領科技董事長陳伍勝所言：“假如不搏是否會留下終身遺憾，這正是考驗公司意志力的時候！”

最終美國聯邦巡迴法院在2010年8月做出判決，撤銷ITC337調查指控侵權的錯誤裁決，並要求ITC根據本判決修改，解除對通領科技生產的GFCI產品的海關有限排除令，創造了第一例中國企業告ITC依法勝訴的經典案例，這也標誌着通領科技長達六年時間裏連續打贏了美國政府準司法機構和兩家美國500強企業的“洋官司”。

反擊：更多中國科技企業的“主動出擊”

經過了前面多次回合的較量，通領科技亦感到不能始終處於“被動挨打”的狀態，憑藉着自己過硬的技術實力，通領科技更走上了“反守為攻”、變被動為主動的競爭路線。2010年10月，通領科技在美國新墨西哥州聯邦法院起訴萊伏頓公司違反2007年的和解協議，此舉最終並獲得了法院的支持，頒佈了初步禁止令命令萊伏頓撤銷其在ITC針對原告專利侵權的“337調查”調查，和在加州北區聯邦法院的暫緩訴訟案。至此，通領科技也創造了首次作為原告方主動起訴世界500強企業侵犯專利權，首次實現了中國企業在美國從被動防禦向主動進攻的根本性轉變，創造了“以攻對攻”專利訴訟的經典案例。

除了通領科技從被動防禦向主動進攻轉變，並贏得國際專利訴訟勝訴的案例之外，亦有其他中國科技企業通過積極應對國際專利訴訟，經過充分的資料準備和恰當的訴訟策略選擇，贏得了最終訴訟勝利。

2017年9月，美國Metglas 有限公司和日立金屬有限公司，向美國國際貿易委員會（ITC）申請發起涉及製造非晶合金產品的商業秘密337調查，被訴中國企業包括安泰科技等5家公司；申請人指控安泰科技等企業對美出口、在美進口或在美銷售的非晶合金產品侵犯其商業秘密，請求ITC簽發普遍排除令和永久停止和禁止令。

這意味着如果被訴公司不應訴或者敗訴，今後包括安泰科技在內的各被訴公司的所有非晶帶材及其下游產品將作為侵權產品，被禁止進入美國市場，對我國非晶產業將造成重大影響和衝擊。

訴訟案件發生後，安泰科技高度重視，經過審慎分析、權衡利弊，做出堅定信心、積極應訴、精心組織、捍衞公司權益的決策，成立“337調查”專項工作組，由總法律顧問牽頭，組織協調相關部門和單位積極應對，制定卓有成效的應訴策略並開展了廣泛大量而又細緻入微的工作。

2018年6月，美國國際貿易委員會（ITC）發佈某些非晶金屬和包含該非晶金屬的產品（調查案號：337-TA-1078）一案的第14號判令，基於原告美國Metglas有限公司和日立金屬有限公司的無條件主動撤訴，ITC裁定全面終止對包括安泰科技在內的數家中國企業所進行的“337調查”。

至此，經過8個多月的不懈努力，安泰科技在美國“337調查”案中贏得完勝，證明了公司經過40多年巨大努力和投入，從無到有、持續投入、不斷創新，依靠自己的力量掌握並擁有完全自主知識產權的非晶帶材產業化核心技術的事實，捍衞了我國非晶產業的核心利益。

經驗：國際專利訴訟應對的難點及策略

客觀來看，中國企業在應對國際專利訴訟時，非常不容易。對此，中國政法大學國際法學院教師李大朋和金誠同達律師事務所合夥人陳穎在接受採訪時指出，主要困難在於以下幾點：

*首先是專利訴訟費用高昂。*以在美國為例，專利法屬於聯邦法，因此專利訴訟必須由聯邦法院審理，相比州法院訴訟，聯邦訴訟的證據規則更加複雜，費用也水漲船高；加之專利訴訟往往牽涉有關高科技的爭議，通常都需要聘請專家證人來協助法庭、陪審團以及律師團隊理解案涉技術，聘請專家證人的花費也同樣巨大。因此在赴美專利訴訟中，涉事企業或個人往往需要花費數百萬美元的訴訟費用。

*其次是專利訴訟過程漫長。*專利聲明往往涉及實際技術應用中的爭議點，讓法官無法輕易下結論；一般來説，一方一旦提起訴訟，在判決結果出來之前，雙方至少要進行長達一年的訴訟程序，承擔相應的法律費用及訴訟花銷。

陳穎律師還特別提示到，專利訴訟程序漫長還有一個原因，就是被告往往在專利訴訟過程中對涉及的專利提起專利無效請求，以嘗試否定專利侵權的權利基礎；而無效決定中對於專利效力、術語解釋的認定均會影響到侵權與否的成立，因此專利侵權訴訟往往先中止，等到專利無效程序有結果之後再繼續，無形中延長了專利訴訟程序，這一點中美的專利訴訟是類似的。

*第三是專利訴訟程序繁瑣。*專利訴訟的調查取證程序包含了收集、複審、生成重要文件，以及面談關鍵工程師、研發、銷售、市場人員並獲取證人陳述，這些相關人員直接參與到專利訴訟中，對一個快速發展的科技公司來説風險很大，可能極具破壞性。

建議：既要知己知彼，也要有勇有謀

結合此前的專利訴訟經驗，通領科技董事長陳伍勝從個人角度，對於中國企業應對國際專利訴訟提出了幾點建議。

首先是“打鐵還需自身硬”，國內科技企業需持續提升自主創新研發能力。從前文涉及到的兩個案例來看，通領科技的發明專利集中在融合大數據、雲計算、智慧物聯實現用電安全智能化三大領域，累計獲得美國專利證書28項、加拿大專利證書3項、國內三項專利證書111項；主導起草國家標準15項，國際標準3項。安泰科技作為中國鋼研科技集團下屬企業，更是國內非晶材料領域居於領先地位，截止到2020年末共獲得國家發明獎、科技進步獎及各類省部級以上成果獎勵105項，主持和參與制定國家標準24項、國家軍用標準2項、行業標準17項，制定企業標準131項，有效授權專利515 項。

其次要“知己知彼”，涉訴企業要充分了解對手。例如在赴美應訴之前，要充分理解美國在知識產權保護領域的法律，以及ITC制定的知識產權保護“遊戲規則”。陳伍勝還特別提示到，建議中國企業在應對國際專利訴訟時，先在國內聘請專業律師團隊或代理人，對涉訴專利進行綜合評估，並準備相應的數據資料，這不僅有助於前期溝通協調、提高證據數據收集效率，而且也能在很大程度上降低訴訟成本。

“我們公司首次應對專利訴訟是在2004年，而國內在2001年才引入知識產權保護法律條款，當時專業律師團隊很難找，更沒有應訴經驗豐富的國內律師；經過了這麼多年發展，國內越來越重視知識產權保護，這一領域內優秀律師團隊不斷湧現，這將成為現在中國企業應對國際專利訴訟的有力支撐。”陳伍勝回憶起當年應訴過程中的不易，仍有許多感慨。

第三還要“有勇有謀”，在應對訴訟過程中要注意恰當的策略選擇。以通領科技應訴案為例，當時公司選擇的管轄法院是位於新墨西哥州的聯邦法院，因原告方萊伏頓公司所在地位於紐約州，兩地相隔數千裏，這極大限度削弱了原告在管轄法院轄區內的影響力；另外主審法官布朗寧是墨西哥人，公司的律師評估後認為由其主審有更利於案件的公平審理，後來的判決也證明了當初評估的正確性。

陳穎律師也補充提示，國際專利訴訟是由外國公司在外國提起，對於中國企業而言是客場作戰；為了有更好的談判籌碼（因為訴訟的最終目的往往都是經濟利益），中國企業也可以在條件允許的前提下，針對訴訟對手在中國或其他國家也提起專利侵權訴訟（或其他適當的訴訟），變被動為主動。

此外，陳伍勝帶領通領科技提起訴訟標的達10億元、被業內稱為“國內標的最高的專利侵權案”的專利權侵權訴訟過程中也有很多感觸，他提到美國在知識產權保護方面的一些做法，是值得國內知識產權保護司法體系借鑑的，例如在審判程序中添加專家聽證環節，以增強審判的專業性、公正性和權威性。

毋庸置疑的是，科技創新是推動社會經濟發展的重要動力，陳伍勝將其描述為“一家科技企業的靈魂”； 知識產權已經成為企業間競爭的重要工具和策略，也是小到一家公司、大到一個國家不可或缺、不可替代的資源，更是實現企業和國家經濟可持續發展的核心競爭力，“核心技術是買不來的”。

隨着中國企業的國際化程度越來越高，中國企業產品要走出去，更需要在專利和其他商業秘密等方面，提前做好調研和分析，充分評估和預判可能的風險，並採取相應的措施。